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美國專利非顯而易見性--103核駁之一

·        103法條內容


(a)發明雖無第102條,具有相同的揭露或相同敘述之限制情事,但是在發明之際,倘若請求專利主體與先前技術間之差異,為習該項技藝且具一般技術之人士認為顯而易知者,則該申請案不可獲取專利。可專利性不應因實施該發明之方式與以否定。
 (b)
(1)前雖有(a)之規定,但是當專利申請人在本項之實時選定下,一個生物科技程序雖使用或產生具有102條述及新穎性條件之組合物,但論及(a)項中所述的非顯而易見性,103核駁應排除:
(A)主張程序或者組合物的專利範圍包含在相同的專利申請案或是分開的申請案,其具有相同的有效申請日;以及
(B)當發明之際,組合物或是程序的發明乃為相同人所擁有,或是經由合法程序移轉給相同的人。
(2) 在第(1)款中,授與專利的程序發明-
(A)應亦包括該程序所使用或是所製造的組合物,或者
(B)雖154條規定,倘若該組合物係在其他專利中主張,仍應按照該專利的專利期限日到期。
 (3)基於(1)條之緣故,所述的”生物科技程序”係指-
(A)(B)(C)省略翻譯〕
(c)(1)雖專利之主體有符合第102條之(e)(f)或(g)一項或者多項先前技藝之事實,倘若,在發明之際(at the time the claimed invention was made),該主體以及主張發明係由同一人所擁有,或經合法權利移轉給同一人時,仍不得排除其發明申請之可專利性。
(2)為103(c)項之故,若有下列的情況,則他人的主體和主張的發明可視為同一人所有,或是讓渡給相同人:
(A)在發明之日或是以先,申請專利的發明係在一個已經生效的共同研究協議下製造、或代表其中一方者所製造者;
(B) 申請專利的發明是在共同研究協議範圍內的結果;
(C)申請專利的發明申請文件揭露或者修訂以表明共同研究協議當事人之姓名
 (3)(2)款之故,所述的共同研究協議一詞係指有兩個或者以上自然人或是法人,為所主張的發明之領域由實驗成果,發展或是研究工作,共同參與的一個書面的合約,同意或是合作協定。


·        102 vs. 103
 
I.       102預見/先占(anticipation)
 
102的核駁乃是基於預見/先占,因而導致所申請的發明喪失了新穎性。”預見或先占”係當一份參考資料直接或者是間接教導所主張發明的”每一方向”,也就是參考資料有與所主張發明”完全相同或者實質上完全相同”之揭露。此處所述的”一份參考資料”以及教導”每一方面”是預見/先占重要的關鍵詞。符合102的有效核駁必須僅引用”一份”參考資料,而且此份參考資料必須教導所主張發明的”每一方向”。

 也就是當102核駁係基於多件參考資料,僅可能基於下列幾種或者相等情況:

1.次要參考資料用於證明主要參考資料係為致能的揭露(白話說,就是主要參考資料的確可以達到其功能,可以使用。)
 
2.次要參考資料係用來證明主要參考資料所未揭露之部分為一種習用的且固有的(inherent)技藝。
 
3.次要參考資料係用來解釋在主要參考資料中提到之專有名詞。

簡而言之,倘若發現審查委員的102核駁並不符合上述條件時,可大大方方地指正審查委員:”審查委員先生你錯了!!!你所引證的102資料並”未能”教導發明的”每一個”元件以及”每一個”限制,因為….(理由以及證明如下)。
 
II.    103相加(combination)
 
非顯而易見性的核駁乃是基於美國專利法第103條。倘若一件參考資料”無法”教導所主張發明的”每一個”方向,則此參考資料無法建立上述102之有效核駁。但是,倘若此參考資料和所主張發明之間的不同(modification)或者改良(modification)可以在其他一件或是多件參考資料(滿足102所規範)中找到教導(teachings)或者建議(suggestions),亦或是此種不同係為習此項技藝且具一般技術之人士所能達到而認為顯而易見者,則此種相加(combination)效果滿足103之核駁條件。
 
為了提出有效的103核駁,審查委員必須建立表面/ 初步證據(prima facie)來反駁申請人所主張的發明之非顯而易見性(non-obviousness)。
 
·        表面/初步證據(prima facie)
 
事實上,表面/初步證據(prima facie)的意義並非難解的天書。其代表審查委員未經親自證明或是獲得其他實驗證實,由既有的資訊中去推敲固有的特性。但是表面/初步證據(prima facie) 也不是審查委員沒睡飽時所說的夢話,只是隨口嚇唬申請人。在103核駁中,審查委員所建立的表面/初步證據必須有下列三個基礎:
  
1.必須在參考資料中或是該項技藝中,明白地或是暗示性地教導/建議此種改良或此種組合參考資料和主張發明之不同點(也就是說,此種相加性(combination)能夠得到支持,而不僅是審查委員天馬行空的幻想)。
 
2.上述的教導/建議此種改良或是不同處之組合必須能夠獲致合理性的成功(換言之,審查委員認為而提出的此種不同處之組合或是改良必須是有一定程度可以使用,而不是僅是一種 garage output )。
 
3.所述的教導/建議的改良或是必須滿足主張發明的”所有限定”。
 
另外,審查委員所引證的一件或者多件參考資料必須滿足102核駁之基礎,而103核駁也並沒有任何引證件數的上限。
 
關於”基於102參考資料的103核駁”的意義,在”103(c)但書”中將說明。

·        103評估
 
“發明之際(at the time the invention was made)”和”習此項技藝且具一般技術之人士(a person having ordinary skill in the art)”乃是審查委員在進行103核駁的評估要點。

一般來說,在發明提出申請到審查委員進行實質審查之間,若無例外之情形 (例如申請人提出將申請案列為特殊special的請願,而要求優先審查),將有相當的時間間隔。也就是說,該技藝的水平有可能因為時間經過而有相當的提升。故,審查委員在評估申請案之水準,應該以發明當際的水準進行考量,而非以審查時的時間點做評估結論。此外,審查委員在進行參考案的改良或是技術組合時,也應該以該技藝之”一般”水準者進行基準評估。倘若拿天才的水準來評估一般人的智商,不是有欠公允嗎?
  
·        103(c)的但書

美國專利法第103(c)項乃是103條的但書,此但書的門檻(threshold)是在審查委員的103核駁中引證的參考資料基於102(e),102(f),或者102(g)之基礎。這句話是什麼意思呢?!
 
審查委員所提出的103核駁乃是基於一件或者多件參考資料的組合或是改良建議,而參考資料的舉出基礎乃是根據102的核駁條件。舉例說明,103核駁的參考資料有可能是基於一件102(b)的專利前案,此前案滿足102(b)核駁的時間限制和重要技術限定,也就是說在核駁案申請一年以先此前案業已公開。但是,此前案卻缺少某些核駁案中主張的元素或者有非決定性的改良,不能滿足102的核駁,因102核駁的條件較為嚴峻。然而,基於審查委員認為此缺少元素或是不同改良,乃是在此一技藝中具有一般技術者應該是顯而易見者,或是可以由合併其他參考資料所輕易得到者,因此引用103之核駁。
 
在103(c)但書中述及,當103核駁之參考資料符合102(e)/103,102(f)/103,或者102(g)/103之基礎,而且在發明之際(at the time the claimed invention was made),該發明主體係為相同人或者相同受讓人所擁有,則專利法不應該排除申請人發明之可專利性。

 其中必須注意到,102(e)/103但書的適用者僅限於11/29/1999之後提出,在12/10/2004之前獲准的申請案。另外,也必須注意,倘若屬於102的核駁無法以103(c)所述的但書來克服。
 
·        克服103核駁

一旦審查委員建立表面/初步證據,證明表面/初步證據的真實轉換成申請人的責任。克服103核駁的方式乃是將表面/初步證據之基礎一一擊破。
 
1.”Dear Examiner,I came first!!”

103的核駁參考資料必須是滿足102的核駁條件,所以如果能夠提出證明,並且建立所主張的發明有較參考資料早的發明日,則滿足102核駁條件的基礎不復存在,103核駁也能得到解決。
 
2. ”Dear Examiner,you missed something!!”
 
審查委員發出無效的103核駁,例如有”習此項技藝且具有一般技術之人士並無法顯而易見地獲致審查委員所言之組合”,”所獲致的組合或是改良並無非和所主張的發明完全相同”,亦或者是”所引證的參考資料之組合並未能包括主張發明的所有元件或是限定”等等。
 
專利申請人能夠提出的主觀證據或是次要的考量可能包括所主張的發明有絕佳的結果,或者商業上的成功等等。
 
3.”Dear Examiner,I did NOT intend against myself!!”
 
103的核駁參考資料須滿足102的核駁條件,但排除103(c)中符合102(e)/103,102(f)/103,102(g)/103三項但書的參考資料。也就是,倘若申請人能夠提出證明,建立在發明之際,所主張的發明與符合102(e)/103,102(f)/103,102(g)/103所引證的參考資料係為相同人所有,或者是已由合法權利為相同人所有,審查委員的102(e)/103,102(f)/103,102(g)/103核駁基礎不復,而必須撤回。
 
4."Dear Examiner,I am shrunk!!”
 
申請人亦可以比照在102核駁中所述,在申請專利範圍中加入限定,縮小其範圍來建立申請案的非顯而易見性。但是加入限縮並不一定會保證獲致申請案之順利獲准。建議能夠向審查委員說明或者提出證據,解釋此種修正如何能導致主張發明與參考資料的非顯而易見性之不同。在此同時,申請人還是要注意到,此種修正仍然不能導致新事項(new matter)。
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