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rejection vs. objection

· Rejection專利性技術性核駁 


根據MPEP706-美國專利審查標準706:”….專利申請案件應該以先前技藝的狀態研讀以及分析,以決定專利範圍是否在說明書中已經清楚地定義一個有用的(useful),新穎的(novel),非顯而易見的(nonobvious),以及致能的(enabled)發明。….”句中所提及的”有用的”,”新穎的”,”非顯而易見”,”致能的”乃是專利性的要件。 


倘若一個專利申請案未能符合專利要件,審查委員可以針對其專利性加以核駁,這樣的核駁稱為rejection,可以翻譯為”技術上的核駁”,使其有別於另一種形式上的核駁(objection)。在MPEP706也提到:”…審查的目的乃是在審查過程中早期指出核駁,使申請人有較早的機會提供可專利性的證據,以及針對核駁加以回覆(reply)。審查委員在發出下一次官方通知之前(Office Action)評估所有證據,包括針對核駁的反駁(arguments)以及證據…..”。 


· Objection形式核駁
 


比較於技術核駁(rejection),另有一形式核駁(objection),在MPEP706.01中比較兩者不同:”…..因為主體未能符合可專利性,而拒絕授與其主張專利範圍稱為”rejection”。…..而倘若因申請範圍的形式未妥,必須引用”objection”。…”根據本定義可知,objection係針對形式上的核駁,不同於rejection專利性技術性上的核駁。 


除此之外,實務上的不同為:”….rejection涉及專利範圍的法律意義,(若不服審查委員的技術核駁時),受到專利上訴既爭議委員會(the Board of Patent Appeals and Interference)的評估。而objection應藉著請願(petition)的方式,予美國專利局局長(the Director of the USPTO)評估。….” 


· 範例一
 


當專利申請案所主張的主體未能在圖式或是說明書中得到支持,然而專利申請範圍本身卻能清楚定義所主張的主體時,該申請案為應該被技術性核駁(rejection)或是形式性核駁(objection)呢? 


答案:兩者皆非。該申請案的專利申請範圍有其法律根據,而應該要求修正圖式或是說明書,使所主張的主體在其中獲得支持。所以,乃是圖式以及說明書有不備之處,而非申請專利範圍。 


· 範例二
當修正說明書以及專利申請範圍,以致於導入新事項(new matter),因為新加入的事項並未能於原申請的文件中所見,審查委員將發出通知要求刪除新加入的事項。審查委員將發出技術性核駁(rejection)或是形式上核駁(objection)呢? 


答案:這個問題應該分兩方面來回答。 


倘若新事項同時加入說明書以及專利申請範圍,說明書新加入的部分將為審查委員要求刪除,而影響到的專利申請範圍將為審查委員以美國專利法第112條第一段(35USC112, 1st paragraph)技術性核駁(rejection)。 


美國專利法第112是規範專利說明書以及專利申請範圍的法條,共有六個段落,第一段述及兩個要點:第一,說明書必須以全部,清楚,簡要以及確切的詞語來支持專利申請範圍。第二,說明書必須有最佳實施例(best mode)。當一份說明書新加入的事項被要求刪除,則專利申請範圍的新事項得不到說明書的支持,是故無法滿足美國專利法第112條第一段的規定。同樣地,如果新事項單單加入專利申請範圍或是影響到專利申請範圍,因為在原申請案中無法得到支持,專利申請範圍將同樣地為審查委員依美國專利法112條第一段所reject。 


然而當新事項加入說明書部分的修正,該修正將以美國專利法第132條加以形式核駁(objection),而被要求刪除說明書的新事項。美國專利法第132條規範說明書之修正必須不能加入新事項。 


· 範例三
 


倘若附屬專利範圍項所依附的基準項被刪除或是被reject,則該附屬項應該被reject或是object呢? 


答案:如果附屬項所依附的基準項被刪除,該附屬項應該以不完整之理由而reject。倘若所依附的基準項被reject,則附屬項則應該以形式不當之理由而object。

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