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美國專利法新穎性(Novelty)—102(a)核駁

· 核駁法規依據 


美國專利大部分的核駁(rejection)理由有幾,各有其法規的依據: 
(1)美國專利法第101條:簡而言之,發明必須是新穎(new)且有用的(useful)。 
(2)美國專利法第102條:探討新穎性(novelty),即發明不可為先前技藝(prior art)所預見(anticipation)。
(3)美國專利法第103條:探討非顯而易見性(nonobviousness)。簡單解釋之,就是發明不可為固有知識之簡單組合。 
(4)美國專利法第112條:規範說明書的內容。共有六段,其中最重要的第一段涉及說明書的書寫描述,致能性以及最佳實施例。另一重要的第二段則指出說明書必須特別指出發明以及明白宣告專利範圍。 


· 美國專利法第102條
 


美國專利法第102條總共有(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)七項,每一項探討不同的新穎性喪失條件。但是總而言之,所有102條的七項法條都是基於先前技藝的存在,而使申請案的發明喪失了新穎性的可專利條件。先前技藝可以是一種行為-販賣的提議,使用或是先前的發明。先前技藝也可以是文件-國外的出版刊物或者專利,當然也囊括美國專利或是未核准的先申請案。但是必須注意到的是,過去存在的東西並不一定是可以對抗後發明申請案的先前技藝。 


· 102(a)法條內容
 


根據美國專利法第102(a)條: (a)在專利申請人發明之前,已在本國為他人習知或使用,或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上公開發表者.. 


102(a)可以用下面表格來幫助解析。 

行為者 行為 發生地點 發生時間點
發明人外的其他人 習知或是使用(非書面技藝) 只有美國 在申請案發明之前
發明人外的其他人 出版物或是核准的專利(書面技藝) 世界各地 在申請案發明之前


· 102(a)核駁的特別例
 


(1)申請人本身在申請案圖式中標式”先前技藝”的圖式。 
(2)獲准美國專利中已經刪除但未經公開的事項。 
(3) 在公眾可取得出版物中提及,已經放棄的專利。 
(4)兩件參考案的合併,但是其中一件案件僅用來解釋另外一件主要案件的專用名詞。 


· 克服102(a)核駁
 


克服102(a)核駁有幾個方式,其實說穿了相當簡單。原則只有一個,就是審查委員說頭在痛,那就著手醫頭,審查委員說腳在痛,那就動手醫腳。分析102(a)的核駁理由,把它分成三段研究:(i)在申請人的發明以前,(ii)有其他人先有了(iii)相同先前技藝。所以克服的方式總括來說,只有三類。 


第一是克服(i),向審查委員證明先來後到,申請人才是真正的先來者。證明的方式有根據專利法施行細則37CFR1.131,提出宣誓書(affidavit)或是宣告書(declaration),說明申請案的真正發明日先於申請日,並且早於先前技藝。或者,可以根據美國專利法119(a)-(e)提出同案在他國的優先權文件,或是根據美國專利法119(e)或是120,主張較早的美國相關申請案。 


第二當然就是克服(ii),方式就是向審查委員根據美國專利法施行細則37CFR1.132,提出宣誓書或是宣告書說明,其所引用的先前技藝並非是”其他人”的,而正好就是申請案發明人本身所擁有。 


第三同理可證,就是克服(iii)。審查委員認為兩件案件主張相同,申請人可以抗辯審查委員的見解有誤,兩案大不同。或者可以部分同意審查委員的見解,進而加入發明的限定,來縮小申請專利範圍獲取審查委員的認可。但是這種修正的方式注意不能導入新事項(new matter),也不能保證一定會獲致申請案的核准。

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